Валерий Казаков,

начальник отдела рекламы Татарстанского УФАС России

Роберт Яруллин,

специалист-эксперт отдела рекламы Татарстанского УФАС России

Зарина Ихсанова,

ведущий специалист отдела рекламы Татарстанского УФАС России

Алия Сафина,

специалист первого разряда отдела рекламы Татарстанского УФАС России

При рассмотрении дел о нарушениях, касающихся приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, применяются положения гл. 2.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», посвященной недобросовестной конкуренции (далее – Закон о защите конкуренции). Исходя из практики Суда по интеллектуальным правам, разберемся, какие при этом возникают вопросы и как их можно решить.

Как определяется дата возникновения исключительного права?

Под приобретением исключительного права на средство индивидуализации следует понимать право гражданина или юридического лица, обладающего исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Датой приобретения исключительных прав будет дата регистрации средства индивидуализации.

Исключительное право на товарный знак (далее – ТЗ) и знак обслуживания возникает с даты его регистрации (ст. 1477, 1481 ГК РФ). При этом ч. 6 ст. 1252 ГК РФ закрепляет необходимость учитывать дату приоритета средства индивидуализации.

Если разные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет то, исключительное право на которое возникло ранее либо – в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета –у которого более ранний приоритет (ч. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Вместе с тем использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве ТЗ, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого ТЗ не может считаться нарушением исключительного права на него. Соответственно, отсутствует третий признак недобросовестной конкуренции ‒ противоречие указанных действий требованиям законодательства (Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, антимонопольному органу при рассмотрении дел, связанных с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации, следует учитывать дату приоритета.

Какие обстоятельства устанавливает суд для признания акта недобросовестной конкуренции?

Анализ актов Суда по интеллектуальным правам по этой категории дел показывает, что для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на ТЗ актом недобросовестной конкуренции устанавливаются следующие обстоятельства (письмо ФАС России от 26.08.2019 № АК/74286/19 «Об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона „О защите конкуренции“»):

• факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком (правообладателем) заявки на регистрацию этого обозначения в качестве ТЗ;
• известность ответчику такого факта;
• наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию конкурентных отношений между ним и истцом;
• наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо получить необоснованные преимущества в результате использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью истца;
• причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Таким образом, действия ответчика должны быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности над конкурентом путем использования его деловой репутации, заработанной в период хозяйствующей деятельности юрлица, посредством приобретения и последующего применения средства индивидуализации конкурента.

При этом СИП указывает, что установлению подлежит вся совокупность названных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (дела № СИП-131/2017, СИП-501/2017, СИП-522/2017, СИП-754/2018 и др.).

Кроме того, СИП подчеркивает, что исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. Недобросовестность правообладателя должна быть установлена в период, предшествующий обращению с заявкой на регистрацию обозначения в качестве ТЗ (знака обслуживания), поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на ТЗ, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права он действовал недобросовестно.

В связи с этим СИП уделяет особое внимание установлению намерений правообладателя, поскольку для признания действий актом недобросовестной конкуренции необходимы сведения о целеполагании предполагаемого нарушителя (осознанном совершении им действий, направленных на нечестную конкуренцию), а также о масштабах и возможности влияния нарушения на конкуренцию в целом.

Выводы

Некорректен вопрос о том, с какой даты определять действия хозяйствующего субъекта – конкурента по использованию исключительных прав на средства индивидуализации как недобросовестную конкуренцию: с даты подачи заявки на средство индивидуализации, даты приоритета или даты регистрации. По смыслу ст. 14.4 Закона о защите конкуренции и Обзора практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 г. по 1 июля 2018 г.) (утв. Протоколом Президиума ФАС России от 03.10.2018 № 10) необходимо установить совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средства индивидуализации. Отдельно приобретение или использование права не образует состава нарушения, предусмотренного ст. 14.4.

В качестве недобросовестной конкуренции действия хозяйствующего субъекта – конкурента по ст. 14.4 Закона о защите конкуренции следует определять с момента использования исключительного права на ТЗ и знак обслуживания при условии, что тождественные ТЗ и знак обслуживания уже зарегистрированы или приобретены по производным основаниям. Однако при этом надо установить изначальные намерения правообладателя.