Юрий Яхин,

руководитель группы практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», патентный поверенный РФ

Анастасия Фокина,

старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп»

Опубликовано в журнале «Конкуренция и право» № 3, 2016 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам (далее – СКЭС, Судебная коллегия) ВС РФ[1] рассмотрела вопрос о том, является ли предложение продукции, маркированной обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, к продаже на сайте без разрешения правообладателя нарушением антимонопольного законодательства. Суд пришел к выводу, что исходя из смысла нормы п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции[2] не только продажа и обмен, но и любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией. 

Фабула дела 

Комиссия УФАС по Томской области (далее – Томское УФАС, антимонопольный орган) установила факт размещения на сайте www.rele.tomsk.ru, владельцем которого является ООО «Легион» (далее – Общество), в разделе «Продукция» информации о товарах с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 381308, правообладателем которого выступает ООО «СибСпецПроект»[3].

Антимонопольный орган вынес решение о наличии в действиях Общества признаков недобросовестной конкуренции, указанных в п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции, выразившихся в незаконном использовании товарного знака, принадлежащего ООО «СибСпецПроект», при введении в гражданский оборот реализуемых товаров на сайте www.rele.tomsk.ru.

Общество обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением к антимонопольному органу о признании незаконным и отмене решения в части признания в действиях Общества нарушения п. 4 ч. 1 ст. 14 названного Закона (ред. от 13 июля 2015 г.): «Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг»[4].

Решения судов 

Суд первой инстанции отказал в признании незаконным и отмене решения, указав, что Общество и ООО «СибСпецПроект» являются конкурентами, так как их рынки и виды деятельности совпадают, а следовательно, при использовании Обществом товарного знака правообладателя в отсутствие согласия последнего потребители могут быть введены в заблуждение.

При этом суд счел несостоятельными доводы заявителя о согласии ООО «СибСпецПроект» на использование товарного знака ввиду наличия договора от 2 июня 2008 г. между этой компанией и ООО «Дион» об изготовлении продукции и дополнительного соглашения к нему (впоследствии ООО «Дион» реализовало продукцию Обществу), поскольку указанные договор и соглашение не содержат положений о возможности использования данного товарного знака. Кроме того, на момент проверки срок действия этих документов истек.

Общество не согласилось с принятым решением и обжаловало его. Но суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, указав, что предложение на сайте к продаже электротехнических приборов с товарным знаком ООО «СибСпецПроект» в 2013 г. в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя свидетельствует о недобросовестной конкуренции Общества, так как оно привлекает покупателей к своему товару с использованием товарного знака ООО «СибСпецПроект», имеющего определенную репутацию.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отклонил возможность применения ст. 1487 ГК РФ, указав, что «Обществу… вменяется не реализация спорного товара, а использование товарного знака… без… согласия [правообладателя] в предложении о продаже».

Общество подало кассационную жалобу, сославшись на то обстоятельство, что суды первой и апелляционной инстанций не применили принцип исчерпания исключительных прав, предусмотренный ст. 1487 ГК РФ, поскольку Общество получило спорный товар от ООО «Дион», которое в свою очередь приобрело его непосредственно у правообладателя спорного товарного знака – ООО «СибСпецПроект».

По мнению заявителя, факт наличия на его сайте предложения о продаже товаров с маркировкой ООО «СибСпецПроект» и отсутствия их в фактическом ассортименте Общества не образует состава нарушения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам (далее также – СИП) в качестве кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций по ряду причин.

Гипотеза нормы, содержащейся в п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона, не ограничивается только указанием на незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Она также включает перечень юридических фактов, при наличии которых деяние может быть признано недобросовестной конкуренцией в соответствии с этим пунктом – «продажа, обмен или иное введение в оборот товара». Следовательно, законодателем перечислены конкретные действия, при совершении которых лицо может быть признано допустившим факт недобросовестной конкуренции.

По мнению СИП, продажа, обмен или иное введение в оборот товара являются элементами объективной стороны правонарушения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, обязанность доказывания которой согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ лежит на антимонопольном органе.

СИП обратил внимание на тот факт, что иные способы использования товарного знака, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не включены законодателем в гипотезу нормы права, содержащейся в п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона. Анализируемая норма, учитывая административный характер правоотношений, в которых находятся государственный орган и лицо, привлекаемое к ответственности, не может толковаться расширительно.

По мнению СИП, предложение о продаже товаров не может также относиться к иным способам введения их в оборот, так как гражданским оборотом являются действия (акты, сделки и т.д.), в результате которых тот или иной товар переходит от одного лица другому. Соответственно, до первой продажи товар не может считаться введенным в оборот.

Суд кассационной инстанции помимо прочего отметил, что довод Общества об исчерпании исключительного права ООО «СибСпецПроект», как и доказательства, представленные в подтверждение этого обстоятельства, не были исследованы судами и не получили надлежащей оценки. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на российский рынок. Однако СИП особым образом отметил, что товары должны быть теми же самыми и никаким образом не измененными.

Как указал Суд по интеллектуальным правам, суды фактически освободили антимонопольный орган от доказывания обстоятельств, свидетельствующих о том, что на спорных фотографиях изображен не тот товар, который был получен ООО «Дион» от ООО «СибСпецПроект» и впоследствии передан Обществу, и таким образом возложили на инициатора спора обязанность доказывания обратного.

СИП пришел к выводу, что оспариваемое решение противоречит п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, поскольку, принимая соответствующее решение, антимонопольный орган неверно квалифицировал действия Общества как нарушение названной нормы.

Однако решение Суда по интеллектуальным правам не устроило ООО «СибСпецПроект» и антимонопольный орган, поэтому они обратились с кассационными жалобами в ВС РФ.

Как указала СКЭС ВС РФ, из смысла нормы п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона следует, что не только продажа и обмен, но и любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недобросовестной конкуренцией.

Говоря о введении в гражданский оборот, Судебная коллегия обращается к норме подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В соответствии с ней исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. По мнению СКЭС, из смысла этой нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках.

Исходя из этих выводов, Судебная коллегия определила: 

• Постановление СИП от 16 апреля 2015 г. по делу № А67-4453/2014 отменить;
• решение Арбитражного суда Томской области от 15 октября 2014 г. и Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2014 г. по этому же делу оставить в силе. 

Рекомендации 

Закон о защите конкуренции действительно не содержит специального определения понятия «введение в оборот товара». В связи с этим представляется, что СКЭС имела основания использовать определение, содержащееся в подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, которым «предложение к продаже» прямо отнесено к разновидности введения товаров в оборот. Однако полагаем необоснованным считать вводом в оборот предложение к продаже товара, который уже был законно введен в оборот самим правообладателем посредством его продажи. По нашему мнению, привлекать к ответственности за нарушение прав на товарный знак или антимонопольного законодательства при предложении к продаже маркированного этим знаком товара справедливо, только если исчерпания прав не произошло. Следовательно, в каждом конкретном случае необходимо анализировать, имело ли место исчерпание прав.

Как видно из ст. 1484 ГК РФ, закон предусматривает несколько способов использования товарного знака, не закрывая перечень возможностей для правообладателя, но отделяя одни способы от других. Так, от ввода в гражданский оборот отделены такие способы, как «использование в предложениях о продаже товаров в объявлениях, рекламе», «использование в сети «Интернет» (подп. 4 и 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Исходя из фактических обстоятельств дела, нужно отметить, что на сайте ООО «Легион» товарный знак содержался только в фотографиях товара, который, по-видимому (во всяком случае, это следует из заявления Общества; подтвердить или опровергнуть это невозможно), был произведен правообладателем по заказу контрагента заявителя, впоследствии по договору передавшего товар Обществу для продажи.

При этом СКЭС, отменяя Постановление СИП, отметила, что доводы о необходимости применения принципа исчерпания исключительного права были отклонены судом апелляционной инстанции, так как не были представлены доказательства того, что Обществом в 2013 г. предлагались к продаже электротехнические приборы, полученные в рамках взаимоотношений с 2008 по 2011 г.

В указанном деле представляется важным следующий правовой вопрос: было ли предложение к продаже, если товар отсутствовал, и можно ли ввести в оборот отсутствующий товар, тем более что бремя доказывания в делах об оспаривании ненормативных актов лежит на государственном органе (ст. 200 АПК РФ)?

К сожалению, при общем верном толковании СКЭС положений ст. 14 Закона о защите конкуренции во взаимосвязи со ст. 1484 ГК РФ права Общества не были восстановлены, несмотря на наличие для этого оснований: публикация на сайте фотографий товара (маркированного товарным знаком) не может считаться продажей, обменом или иным его введением в оборот, а следовательно, не приходится говорить и о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с указанным решением рекомендуем в отсутствие рамочных соглашений с правообладателем товарного знака или его официальным дистрибьютором практически в режиме реального времени обновлять информацию на сайте в части предложения товаров на нем. Таким образом компания сможет предотвратить ситуацию, когда товары, маркированные товарным знаком, фактически реализованы, а предложение на сайте остается. Иначе у правообладателя может возникнуть повод для предъявления претензий, связанных с нарушением права на товарный знак.

[1] См.: Определение СКЭС ВС РФ от 9 декабря 2015 г. по делу № 304-КГ15-8874.

[2] Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции (далее также – Закон).

[3] На сайте были размещены фотографии предлагаемых к продаже электротехнических приборов с нанесенным на них товарным знаком.

[4] В новой редакции Закона о защите конкуренции (Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ) эта норма сохранена в несколько измененном виде в ст. 14.5: «Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту».