Антон Пчелкин,

старший юрист практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп»

Патентный троллинг — реальная угроза для бизнеса. Он выражается в том, что лицо приобретает исключительные права на патент, товарные знаки или другие объекты интеллектуальной собственности только для того, чтобы предъявлять затем иски компаниям-нарушителям. Но с этим явлением можно успешно бороться, используя гражданско-правовые механизмы. Целесообразным также будет дополнительно ввести внесудебные меры, предполагающие репутационные издержки при злоупотреблении исключительными правами.

История патентного троллинга

Понятие «патентный троллинг» зародилось в США в 1980-1990-х гг., когда активно развивались технологические компании и началось патентование программ для ЭВМ в качестве изобретений. Поскольку практика патентования такого рода объектов на тот момент не успела окончательно сложиться, за первыми успехами пришла волна патентов с очень широкими и расплывчатыми формулами, позволявшими довольно вольное их толкование при установлении нарушений. В некоторых случаях происходило аккумулирование и более качественных патентов, в основном путем отчуждения прав на них от компаний, находящихся в процессе банкротства.

За такими регистрациями последовали претензии и иски к технологическим компаниям. Некоторые из организаций, в основном небольшие, в отсутствие юридической, а иногда и технической экспертизы соглашались заключать с патентообладателями лицензионные соглашения или выплачивать единоразовые платежи: такие варианты были почти всегда выгоднее, чем судебные процессы.

По аналогии с троллями из скандинавских легенд, берущими плату с путников за проход по мосту, поведение таких субъектов было метко названо патентным троллингом.

Однако сама стратегия подобного использования патентов совсем не новая. Случаи патентного троллинга известны еще с XVIII–XIX вв.

Пример из американской практики
В 1895 г. на имя Джорджа Сэлдена был зарегистрирован патент США № 549.160. Этим документом охранялся один из прототипов автомобиля с бензиновым двигателем. Интересно, что сама заявка была подана в 1879 г., а выдачу патента заявитель, используя предоставленные законом возможности, откладывал на протяжении 16 лет, в течение которых он оценивал развитие рынка.
Получив патент, Джордж Сэлден основал Ассоциацию лицензированных автопроизводителей. С ее помощью под угрозой исков навязывались лицензионные соглашения производителям и импортерам автомобилей, которых к тому времени было уже довольно много. Подавляющее большинство соглашалось на уступки патентообладателю.
Единственной компанией, не только открыто выступившей против такой практики в судебном процессе, но и предложившей свою помощь иным производителям, оказалась Ford Motor Company. Ее технические специалисты и патентные поверенные сумели найти изъяны в формуле патента и доказать, что современные на тот момент автомобили уже его не нарушали.

Пример из российской практики
Одним из первых патентных троллей в российской практике можно назвать ООО «Технополис». Эта компания получила в 1999 г. несколько патентов, в сложных формулах которых были все признаки обычных стеклянных и пластиковых бутылок, а также жестяных банок. Как нетрудно догадаться, после приобретения исключительных прав «Технополис» начал рассылать производителям напитков предложения о заключении лицензионных соглашений.

Однако в истории можно найти и много примеров, когда талантливые люди зарабатывали на своих изобретениях и иных результатах интеллектуальной деятельности (далее — РИД). Таких людей, а также компании называют non-practicing entities (NPE), или неиспользующими субъектами. Этот термин относится к широкому спектру стратегий, при которых основным средством получения экономической выгоды служит распоряжение интеллектуальными правами.

Патентные тролли тоже относятся к таким субъектам, но из общего ряда их выделяет именно поведение, зачастую выходящее за границы добросовестности и честных обычаев.

Портрет патентного тролля

Несмотря на скромную представленность в тематиках научных работ, в российской доктрине подход к понятию патентного троллинга достаточно однозначен.

Как указывает А.С. Ворожевич, основной признак патентного троллинга — осуществление права «из патента» в недопустимых целях, не согласующихся с назначением исключительного права¹. В.А. Седнев дополнительно указывает на очевидность того, что интерес троллей ограничивается получением исключительного права, чтобы в дальнейшем использовать его против интересов компаний, которым необходим соответствующий объект².

Исходя из сложившейся за последние годы практики, надо отметить, что в отношении объектов патентного права в России проблема троллинга не стоит так же остро, как в отношении товарных знаков и даже объектов авторского права. Активные обсуждения в средствах массовой информации³ и на общественных площадках⁴ подтверждают, что наибольшее развитие такая стратегия получила в сфере товарных знаков.

Учитывая зарубежную и российскую доктрину и практику, а также исторический опыт, можно выделить три критерия для определения патентного троллинга.

Можно выделить три критерия для определения патентного троллинга

1. Приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности на первоначально законных основаниях, поскольку для патентного тролля важна их устойчивость от потенциальных возражений третьих лиц. При этом количественный критерий не определяющий в данном случае. К примеру, университеты или инновационные хабы могут регистрировать значительное количество объектов.

2. Отсутствие экономической или инновационной активности, связанной с разработкой или использованием объектов исключительных прав, либо создание видимости деятельности для формального соответствия. Например — заказ производства и последующая реализация небольших партий товаров, маркированных товарным знаком.

3. Высокая претензионная и исковая активность. При этом одни патентные тролли стремятся убеждать добросовестных участников рынка в необходимости заключения лицензионных соглашений или договоров об отчуждении исключительных прав, а другие действуют более дерзко, сразу заявляя о нарушении исключительных прав. Так или иначе основным источником дохода таких лиц является получение лицензионных вознаграждений или компенсаций за нарушения их исключительных прав.

Позиция же о влиянии деятельности патентного троллинга на сферу интеллектуальной собственности и технологических инноваций представляется неоднозначной. Так, А.С. Ворожевич критикует идеи о положительном влиянии патентных троллей и каких-либо экономических выгодах от их деятельности.

Оценке подлежит и влияние патентного троллинга на состояние конкуренции. Этот вопрос тоже дискуссионный. С одной стороны, патентные тролли способны создавать серьезные барьеры для входа на рынок для малого бизнеса и стартапов, о чем говорил П. Мэггс⁵. С другой стороны, являясь неиспользующими субъектами, они не выступают в качестве участников рынков, к которым могут относиться объекты (патенты, товарные знаки), и, как представляется, их нельзя классифицировать как конкурирующих субъектов. Кроме того, невозможно говорить и о дискриминационных условиях, поскольку действия патентных троллей зачастую направлены не на конкретных субъектов, а, наоборот, способны затронуть всех участников рынка.

Правовая квалификация патентного троллинга

В том, что касается возможного противодействия патентному троллингу, существует латентная конкуренция между специальными нормами законодательства о защите конкуренции и общими нормами ГК РФ, регулирующими отношения в сфере интеллектуальной собственности.

В Федеральном законе от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) только три состава недобросовестной конкуренции, связанной с интеллектуальной собственностью. На наш взгляд, полностью разрешить проблему патентного троллинга с их помощью невозможно.

1. Статьей 14.4 установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права только на средства индивидуализации. Этот состав не охватывает случаи приобретения исключительных прав на объекты патентного права или подобные действия с объектами авторского права.

2. Следующий релевантный состав закреплен в ст. 14.5 и формально направлен на пресечение недобросовестной конкуренции при незаконном использовании РИД при продаже, обмене или ином введении в оборот товаров. Однако патентный троллинг обычно проявляется не в выпуске контрафактной продукции и не предполагает реального использования объектов.

3. Третий специальный состав — в ст. 14.6, предусматривающей ответственность за действия, котрые могут вызвать смешение между товарами конкурентов, в том числе при незаконном использовании средств индивидуализации. Вместе с тем, чтобы привлечь лицо к ответственности за нарушение запрета, установленного этой статьей, необходимо доказать наличие реального товарного оборота и факта введения потребителей в заблуждение. А это опять же неприменимо к ситуациям патентного троллинга.

Нормы Закона о защите конкуренции образуют лишь фрагментарную систему противодействия патентному троллингу

Таким образом, нормы ст. 14.4–14.6 Закона о защите конкуренции образуют лишь фрагментарную, а не комплексную систему противодействия патентному троллингу.

При этом можно следовать разъяснениям Пленума ВС РФ в п. 8 Постановления от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» и при определении доминирующего положения принимать во внимание критерии, связанные с интеллектуальной собственностью: к примеру, обязательное получение согласия правообладателя на использование РИД. Но и в этом случае надо учитывать, что эти индикаторы по нормативной природе соответствуют содержанию института исключительного права и, если лицо не ведет экономическую деятельность на товарном рынке, не могут однозначно демонстрировать его доминирующее положение. Кроме того, если любое исключительное право, создающее такой барьер, автоматически интерпретировать как фактор доминирующего положения, возникает риск, что добросовестные правообладатели попадут в разряд монополистов. А это может отрицательно повлиять как на инновационную деятельность, так и на инвестиционный климат в целом.

В противовес возможной квалификации патентного троллинга как формы недобросовестной конкуренции в рамках гражданского законодательства такие действия могут быть признаны злоупотреблением правом. На наш взгляд, это больше соответствует фактическому содержанию поведения патентных троллей.

В рамках гражданского законодательства патентный троллинг может быть признан злоупотреблением правом

Так, согласно п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Пунктом 1 ст. 10 ГК РФ запрещены осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии же с п. 1 ст. 1229 ГК РФ обладатели исключительных прав вправе использовать объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Таким образом, гражданским законодательством установлены четкие границы реализации исключительных прав, в том числе баланс между свободой усмотрения правообладателя и публичными интересами. Если обратиться к наднациональному законодательству в этой сфере, то вывод о применимости приведенных положений к ситуациям, связанным с патентным троллингом, становится еще более однозначным.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (принято в г. Марракеше 15.04.1994, далее — Соглашение ТРИПС) надлежащие меры могут быть необходимы, чтобы предотвращать злоупотребления правообладателей правами интеллектуальной собственности. Дополнительно в п. 3 ст. 50 Соглашения ТРИПС указано на право суда:

• потребовать от заявителя представить любые разумно доступные доказательства, чтобы с достаточной степенью уверенности убедиться в том, что он является правообладателем, что его право нарушается или что такое нарушение неизбежно;
• а также запросить залог или равноценную гарантию, достаточную для защиты ответчика и предотвращения злоупотреблений.

Примеры из судебной практики

В обзорах российской судебной практики и сообщениях средств массовой информации, связанных с патентным троллингом, можно часто встретить такие имена и названия, как ИП Ибатуллин А.В., ООО «Новые технологии», ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана „МИР“», ООО «Восьмая заповедь». Бóльшая часть приведенных лиц аккумулирует исключительные права на товарные знаки и ведет множество судебных споров по защите прав на них, а «Восьмая заповедь» заключает с авторами фотографий соглашения о доверительном управлении правами и предъявляет иски к компаниям, разместившим такие фотографии в сети «Интернет».

Поскольку исковая активность патентных троллей достаточно высокая, суды на данном этапе довольно близко подошли к выработке универсальных критериев для определения злоупотребления исключительными правами.

Так, в силу разъяснений, приведенных в п. 154 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Но, несмотря на это, оно может выступать дополнительным подтверждением, что законный интерес в приобретении исключительного права отсутствует. К таким выводам пришли суды в деле № А11-417/2019, отметив, что в материалы дела не представлены достаточные и надлежащие доказательства того, что правообладатель осуществляет экономическую деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака и что он имел намерение фактически использовать этот товарный знак при обращении с заявкой (Определение СКЭС ВС РФ от 30.06.2023 по делу № А11-417/2019 ИП Ибатуллина А.В.).

Дополнительно в 2023 г. появился Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом ВС РФ 15.11.2023, далее — Обзор). Среди рассмотренных вопросов отметим позицию о том, что добросовестность правообладателя товарного знака определяется не формальным наличием лицензионного соглашения, а фактическими обстоятельствами заключения и исполнения этого соглашения (п. 5). В частности, предоставление права использования третьему лицу само по себе не опровергает предположения о злоупотреблении, если отсутствуют доказательства реального введения товаров в гражданский оборот или хотя бы подготовительных действий к этому. Напротив, выявленные случаи аффилированности правообладателя с лицензиатом и мнимый характер договора могут усилить предположения о злоупотреблении правом.

Значимым представляется и вывод об индивидуальности оценки недобросовестности (п. 3 Обзора). Суд подчеркнул, что установленные в предшествующем споре обстоятельства порождают лишь процессуальную возможность для заинтересованных лиц оспорить правовую охрану знака в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, однако до тех пор исключительное право действует в полном объеме, а злоупотребление должно доказываться применительно к каждому конкретному случаю. Как видим, остается возможность для добросовестного использования объектов исключительных прав, а если патентный тролль повторно обратился к другим компаниям — те могут более эффективно защитить свои права.

На сегодня разработаны достаточно действенные судебные механизмы защиты от патентного троллинга

В целом на сегодня разработаны достаточно действенные судебные механизмы защиты от патентного троллинга.

Вместе с тем нерешенной остается проблема претензионной активности патентных троллей в отношении маркетплейсов и иных информационных посредников, вынужденных по закону устанавливать собственные правила досудебного разрешения споров.

Внесудебные механизмы противодействия патентному троллингу

Внесудебный блок включает превентивные и репутационные меры противодействия патентному троллингу, которые можно внедрить без масштабных изменений законодательства — как ГК РФ, так и Закона о защите конкуренции.

Внесудебный блок мер противодействия патентному троллингу может включать превентивные и репутационные меры

1. Речь идет о том, чтобы сделать экономически невыгодным аккумулирование исключительных прав. Для этого могут быть повышены государственные пошлины: к примеру, для товарных знаков увеличение может коснуться размеров дополнительных пошлин, зависящих от количества классов МКТУ и товаров или услуг в таких классах. Представляется, что финансовый барьер вынудит заявителей формулировать более узкие и объективные перечни, тем самым сокращая количество потенциальных конфликтов.

2. Меры, касающиеся «спящих» заявок и временной правовой охраны. С одной стороны, Роспатент уже предложил сократить срок, предоставляемый для уплаты пошлин за поданные заявки, чтобы снизить регистрационную активность патентных троллей. С другой стороны, целесообразным может быть и расширение временной правовой охраны (или создание механизма, похожего на временную правовую охрану) с привлечением Торгово-промышленной палаты или отраслевых объединений, где добросовестные предприниматели смогут заявлять о своих намерениях использовать объекты интеллектуальной собственности. Хотя дата приоритета и дальше будет устанавливаться по дате подачи заявки, в случае коммерческого успеха новых объектов и посягательств патентных троллей на их пользователей такие свидетельства могут приниматься в качестве дополнительных доказательств недобросовестности.

3. Очевидный вариант — формирование публичного реестра недобросовестных правообладателей. Представляется, что для соблюдения баланса интересов включить в такой реестр можно будет только на основании решения суда или соответствующего органа, и, конечно же, необходимо предоставить возможность исключения из реестра. При этом, поскольку возможно отчуждение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, потребуется решить вопрос и о статусе последующих правообладателей, ведь патентный тролль может передать исключительные права аффилированному лицу. Соответственно, этот механизм нужно особенно глубоко проработать. Однако, на наш взгляд, он может не только показать свою действенность как репутационная мера, но и способствовать более эффективной судебной и внесудебной защите от патентных троллей.

1. Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. 2013. № 9. С. 68–82.

2. Седнев В.А. Патентный троллинг: понятие, механизмы борьбы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 4. С. 25–31.

3. По букве закона: в России предлагают ввести меры по борьбе с «патентным троллингом» // Известия. 08.07.2025. URL: https://iz.ru.

4. Общественный совет при Роспатенте: Патентный «троллинг» — новый вызов для современной экономики // Роспатент. 18.07.2025. URL: https://rospatent.gov.ru.

5. Интеллектуальная собственность: как оградить стартапы от троллей и подобраться к шифрам // HSE Daily. 14.12.2021. URL: https://daily.hse.ru.